O núcleo da controvérsia do Processo nº 1016104-20.2018.8.26.0196 consistiu em saber se o uso de termo de pesquisa correspondente a elemento nominativo de marca licenciada a terceiro
A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), por maioria dos votos, compreendeu ser indevida a utilização de links patrocinados, quando se vincula a propaganda da empresa anunciante à marca de terceiro, tendo em vista estar configurado o desvio de clientela da pessoa jurídica detentora dos direitos sobre a marca, bem como caracterizada a concorrência desleal.
O núcleo da controvérsia do Processo nº 1016104-20.2018.8.26.0196 consistiu em saber se o uso de termo de pesquisa correspondente a elemento nominativo de marca licenciada a terceiro, que atua no mesmo segmento de mercado, por uma empresa, na qualidade de anunciante, em serviço de publicidade privado, contratado em buscador na internet, por intermédio de links patrocinados, configura prática de concorrência desleal e, por consequência, exploração indevida de prestígio alheio para promoção de produtos ou serviços.
O caso concreto se tratou de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente uma ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização. Em primeiro grau de jurisdição, determinou-se a abstenção pela empresa apelante do uso do elemento nominativo de marca licenciada pela pessoa jurídica apelada em serviço de publicidade privado que funciona em buscador na internet a partir de links patrocinados.
O recurso apoiou-se no raciocínio argumentativo de ilegitimidade ativa da empresa apelada, em decorrência de a marca ser de titularidade de terceiro e a ausência de previsão contratual de poderes à licenciada para pleitear judicialmente direitos relativos à marca. Igualmente, sustentou-se a licitude da propaganda comparativa e que o serviço de publicidade com links patrocinados não enseja confusão entre os consumidores, considerando, segundo a empresa apelante, que a busca gera tão somente lista global de resultados, sem direcionamento específico.
A pessoa jurídica apelada, por sua vez, argumentou a existência comprovada de concorrência desleal e violação marcária, pela associação feita entre as empresas, que objetiva, de acordo com esse raciocínio, o desvio de clientela, vez que os links patrocinados promovem direcionamento preferencial para terceiro a partir de pesquisas feitas com termos equivalentes a marca em questão. Asseverou, ademais, que o contrato de licenciamento da marca, devidamente registrado no INPI, estipulou para a empresa apelada a obrigação de adotar as medidas necessárias para a preservação do bom nome comercial da marca.
A compreensão majoritária do TJ-SP reconheceu a legitimidade ativa, por causa de autorização prevista no contrato de licença de uso e exploração da marca, a fim de que a empresa apelada procedesse com esse tipo de atuação. Do mesmo modo, invocou-se a previsão do parágrafo único, do artigo 139, da Lei nº 9.279/1996, consoante o qual “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca”.
A configuração da concorrência desleal, conforme a decisão, se deveu ao fato de que a utilização dos links patrocinados, quando vinculada em ferramenta de busca a palavra-chave capaz de remeter a nome, título de estabelecimento ou marca de titularidade de concorrente potencializa confusão no público consumidor, além da presunção de prejudicialidade do uso indevido de marca alheia.
Concluiu-se, então, pela comprovação nos autos de que a empresa anunciante utilizava o nome empresarial ou as marcas de titularidade da pessoa jurídica apelada enquanto termos de pesquisa nos links patrocinados em buscador na internet, concretizando “sobreposição de clientela potencial, dada a atuação num mesmo mercado”. Dessa forma, manteve-se a sentença, reconhecendo o dever de ressarcimento pelos danos causados e da obrigação de não fazer, de maneira a pôr fim à concorrência desleal.
Por: Wilson Sales Belchior
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